6 điều cần lưu ý khi đàm phán hợp đồng li-xăng

Li-xăng là một từ có nguồn gốc từ tiếng Pháp - License có nghĩa là sự cấp phép hay giấy phép đặc quyền sử dụng một đối tượng nào đó. Cấp phép là việc tổ chức, cá nhân nắm độc quyền sử dụng một đối tượng sở hữu công nghiệp (bên chuyển quyền sử dụng – thường được gọi là bên giao) cho phép tổ chức, cá nhân khác (bên nhận quyền sử dụng – thường được gọi là bên nhận) sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp của mình.

Dưới đây là các nội dung chính, cũng là các đối tượng chủ yếu trong đàm phán để đạt được hợp đồng li- xăng. Các doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý đến những nội dung này khi soạn thảo các điều khoản liên quan đến chúng. Các điều khoản này được thảo luận đối với li-xăng sáng chế nhưng cũng có thể được áp dụng cho các đối tượng sở hữu công nghiệp khác.

Xác định các bên tham gia

Một trong số những vấn đề đầu tiên mà người đàm phán hợp đồng li-xăng cần quan tâm đó là xác định các chủ thể tham gia đàm phán, hay nói cách khác là người sẽ ký hợp đồng li-xăng và bị ràng buộc về mặt pháp lý trong việc thực hiện các điều khoản của hợp đồng. Mục đích của việc xác định các đối tác trong hợp đồng li-xăng là để hiểu rõ về từng đối tác sao cho danh tính của các bên sẽ không trở thành đối tượng gây tranh cãi sau này.

Đối tượng của hợp đồng

Các điều khoản của hợp đồng sẽ xác định các sản phẩm sẽ được sản xuất, được sử dụng hoặc được bán; hay các quy trình sản xuất ra sản phẩm đó, sau đó sản phẩm sẽ được sử dụng hoặc được bán.

Những điều khoản này cũng sẽ xác định rõ sáng chế hoặc những sản phẩm và quy trình chứa sáng chế (có tham chiếu với bằng độc quyền sáng chế hoặc đơn đăng ký có liên quan), những mô tả bí quyết kỹ thuật sẽ được cung cấp, hoặc xác định những tiến bộ về công nghệ của một trong các bên và những điều kiện để một bên cung cấp những tiến bộ cho bên kia.

Những giới hạn của li-xăng và hành vi phản cạnh tranh

Li-xăng có thể sẽ thỏa thuận một số giới hạn liên quan đến những hoạt động được phép (sản xuất, bán hoặc các lĩnh vực sử dụng, v.v.) hoặc giới hạn một phần về những yêu cầu liên quan đến các hoạt động đó, cũng như giới hạn về lãnh thổ hoặc số lượng, giá bán.

Hợp đồng li-xăng nhìn chung sẽ quy định rõ các bên của hợp đồng có thể thực hiện những hành vi khai thác nào, trong những vùng lãnh thổ nào và quy định những vấn đề liên quan đến giải quyết quan hệ hợp đồng giữa bên thứ ba với bên cấp và bên nhận li-xăng.

Quyết định về từng vấn đề nêu trên phải được quy định rõ trong hợp đồng li-xăng. Tuy nhiên, điều khoản bất kỳ trái với quy định về chống độc quyền hoặc phản cạnh tranh thường bị coi là vô hiệu.

Khai thác

Các vấn đề cần được giải quyết liên quan đến việc khai thác sản phẩm bao gồm chất lượng sản phẩm, khối lượng sản xuất, việc bên nhận li-xăng ủy quyền cho bên thứ ba chế tạo các bộ phận của sản phẩm, hoạt động nhập khẩu sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và việc sử dụng các kênh phân phối của bên giao lixăng.

Bên nhận li-xăng cũng có thể muốn bảo đảm rằng bí quyết kỹ thuật phải được cung cấp đầy đủ nhằm đạt được mục tiêu đã thỏa thuận với bên giao li-xăng. Sự bảo đảm này được gọi là bảo hành về bí quyết kỹ thuật và thường được quy định trong “điều khoản bảo hành” của hợp đồng li-xăng.

Giải quyết tranh chấp

Tranh chấp và giải quyết tranh chấp là những vấn đề cần phải được quy định trong hợp đồng. Rất khó để có thể xác định trước những vấn đề rắc rối có thể phát sinh cho bất kỳ bên bất kỳ trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng li-xăng. Tuy nhiên, cũng không quá khó khăn để tìm ra biện pháp giải quyết khi các tranh chấp nảy sinh.

Ngoài ra, giải quyết tranh chấp còn liên quan đến hai vấn đề khác. Thứ nhất là pháp luật điều chỉnh hợp đồng. Đây là vấn đề thuộc phạm vi đàm phán, nhưng cũng có thể là pháp luật quốc gia của bên cấp hoặc bên nhận li-xăng, hoặc pháp luật của quốc gia mà ở đó tất cả hoặc hầu hết các nội dung của hợp đồng sẽ được thực hiện. Thông thường nhất, đó là pháp luật nơi tranh chấp xảy ra.

Vấn đề thứ hai là những cơ quan và những biện pháp phù hợp để giải quyết tranh chấp. Các bên có thể tự giải quyết tranh chấp với sự hỗ trợ của người hòa giải, hay nhờ đến trọng tài hoặc tòa án. Điều quan trọng là liệu những cơ quan được thỏa thuận có tạo cơ hội tốt nhất để tranh chấp được xử lý một cách nhanh chóng và kịp thời hay không.

Đối với những vấn đề liên quan đến trọng tài và hòa giải, có thể bổ sung các điều khoản chỉ định Trung tâm Hòa giải và Trọng tài của WIPO là cơ quan giải quyết các tranh chấp vào trong hợp đồng li-xăng. Để biết thêm thông tin về những cơ chế giải quyết tranh chấp khác, tham khảo trang web của Trung tâm Hòa giải và Trọng tài của WIPO tại địa chỉ: http://arbiter.wipo.int/center.

Thời hạn của hợp đồng li-xăng

Thời hạn của hợp đồng li-xăng – nghĩa là thời điểm bắt đầu, thời gian có hiệu lực và thời điểm chấm dứt - phải được quy định trong hợp đồng. Quyền sở hữu trí tuệ có thể được li-xăng trong thời gian tối đa là thời hạn sở hữu trí tuệ đó có hiệu lực (ví dụ, thời gian li-xăng tối đa đối với sáng chế nhìn chung là 20 năm). Hợp đồng li-xăng có thể có thời hạn ngắn hơn và các bên có thể bảo lưu quyền chấm dứt hợp đồng trong một số các tình huống cụ thể.